Marcas y nombres comerciales idénticos o similares con origen en la misma sociedad familiar: el TJUE se pronuncia

Se trata de un litigio surgido en Países Bajos y que versa sobre varios nombres comerciales idénticos o similares por tener su origen en una misma empresa familiar.

La sociedad familiar originaria, constituida por dos hermanos, se separó quedándose uno de los hermanos con su titularidad y constituyendo el segundo hermano una empresa similar. Este segundo hermano registró el nombre de la nueva empresa como marca.

Posteriormente, tras el fallecimiento del primer hermano, sus hijos continuaron con la sociedad familiar y crearon una nueva. Esta última, con un nombre comercial de nuevo similar al de los anteriores.

Ante esta situación, tras la constitución de la última empresa, los titulares de la única marca registrada en todo este entramado se opusieron al uso del nombre comercial similar al de dicha marca.

Los demandados alegaron la existencia de un “derecho anterior” por el uso desde años atrás del nombre comercial “familiar”.

¿Es posible desvirtuar la protección de una marca por la existencia de un “derecho anterior” constituido por un nombre comercial? Así de ha pronunciado el TJUE en su sentencia:

“Una legislación nacional conforme a la cual el derecho anterior debe conferir a su titular el derecho a prohibir el uso local de una marca registrada posteriormente iría más allá de las exigencias previstas en el artículo 6 de la Directiva 2008/95, teniendo en cuenta que esta disposición, junto con los artículos 5 a 7 de dicha Directiva, llevan a cabo una armonización total de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y determinan así los derechos de que gozan los titulares de marcas en la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, apartado 32 y jurisprudencia citada). (...) el uso simultáneo de buena fe y durante un largo período de dos signos idénticos que designan productos idénticos no menoscaba ni puede menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios.”

Y, por otro lado, ¿puede la marca registrada oponerse al uso del nombre comercial que constituye un “derecho anterior”? El TJUE afirma lo siguiente:

“Debido a la prescripción por tolerancia, el titular de la marca registrada ya no puede, en virtud del Derecho nacional aplicable y basándose en el nombre comercial anterior que él utiliza, oponerse al uso del nombre comercial idéntico o similar que utiliza un tercero.”