La empresa Ferrero, titular de las marcas de los famosos Tic Tac (pequeños caramelos menta), obtuvo del Tribunal de Casación italiano una sentencia particularmente importante e interesante sobre la validez y la falsificación de las marcas de forma.
Los caramelos de menta Tic Tac suelen venderse en todo el mundo en pequeñas cajas de plástico transparente con tapa abatible. Ferrero había registrado como marca esta caja en varias jurisdicciones, incluyendo Italia.
En 2017, Ferrero demandó a la empresa checa Mocca Spol. S.R.O. (Mocca), fabricante de golosinas vendidas bajo el nombre de Bliki, alegando tanto infracción de dos de sus marcas italianas tridimensionales notoriamente conocidas como competencia desleal. El tribunal de Turín, conocedor del caso en primera instancia, estimó las pretensiones de Ferrero, confirmando la validez de las marcas tridimensionales en el envase de Tic Tac y la infracción de las mismas por el envase del producto Bliki.
Posteriormente, el Tribunal de Apelación de Turín confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia y, finalmente, el Tribunal de Casación ha determinado definitivamente que las marcas tridimensionales de Ferrero en el envase de Tic Tac son válidas y que el producto de la empresa checa constituye una infracción.
Esta sentencia es de especial relevancia porque trata una cuestión delicada en materia de marcas de esta índole. Concretamente, la distinción entre la «forma necesaria» y la «forma sustancial». Cuando la forma viene impuesta por la naturaleza del producto, no puede protegerse como marca ya que el signo carece de carácter distintivo y «constituye una forma, útil y conveniente, que expresa las características esenciales del producto». Por forma sustancial se entiende una forma que «confiere un valor sustancial al producto». En este sentido, en el presente caso se ha confirmado la validez de la marca respecto a los productos de que se trata, ya que es posible distinguir claramente entre la forma y el producto (las pastillas de menta) tal como se fabrica. Además, la forma de la caja de caramelos de menta no constituye una solución técnica a un problema.