El registro de marcas olfativas en Europa: un largo camino por delante

La reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a través del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, por el cual se transpone la Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 supuso un cambio de paradigma en la consideración del concepto de marca.

Bajo la anterior regulación, la marca se define como “signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. 

Ello significaba que, para que algo pudiese adquirir esa condición de distinción a los ojos del legislador, debía poder representar gráficamente ese signo distintivo. En consecuencia, las marcas olfativas (o táctiles) quedaban excluidas de la protección marcaria al no poder ser efectivamente representadas gráficamente ante el Registro. 

Por supuesto lo anterior no era óbice para que hubiese intentos de registro de marcas olfativas. Ejemplo claro es el asunto C-273/00 de 12 de diciembre de 2002, por el cual el Tribunal de Justicia resolvía sobre la posibilidad de representación gráfica de una marca olfativa para la sustancia química pura de cinamato de metilo. Para ello, el solicitante, adjuntó la fórmula química de la composición C6H5-CH = CHCOOCH3 e incluyó una muestra del olor en un recipiente, indicando que el aroma se describe de forma habitual como “balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela”. 

El Tribunal de Justicia, cuando se le preguntó sobre si una fórmula química era suficiente para considerar que se da por cumplimentado el elemento gráfico si se combina con una muestra recogida en un recipiente adecuado y una descripción del olor.

La respuesta a este interrogante la encuentra el Tribunal acudiendo a las consultas de los Gobiernos de Austria y Reino Unido quienes, junto a la Comisión, identificaron numerosos problemas en este sistema: en primer lugar la mera fórmula química no tiene en cuenta otros factores (concentración, cantidad, temperatura del aire, soporte), el  público general no tiene el suficiente conocimiento para reconocer un olor viendo una fórmula química, la conservación del mismo no es posible sin que se experimente un deterioro (por lo que no es duradero), entre otros.

Con respecto a la descripción del olor, se indicó por el Tribunal que dichas apreciaciones eran excesivamente subjetivas por lo que no se cumplían los requisitos de precisión y objetividad y, en consecuencia, se mantuvo la denegación.

Esta decisión no estuvo exenta de debate, pues hubo parte de la doctrina más aperturista que consideró que se debería permitir el registro de marcas olfativas (teniendo en cuenta que algunas ya habían sido registradas en oficinas nacionales) y que, si bien una descripción verbal puede tener características subjetivas, ello no es obstáculo para que se realice una descripción por especialistas o que, si una fórmula química no es reconocible, no debería serlo tampoco un pentagrama (que, sin embargo, sí que se acepta como representación gráfica).

Todo ello cambió con la transposición de la Directiva, pues se fijó como nuevo concepto el siguiente (art 4. LM): 

“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

Por tanto, si bien la función sigue siendo la misma (distinguir productos de una empresa u otra), ya no se requiere de una representación gráfica sino de una mera representación que permita distinguir el objeto de protección de forma clara y precisa.

Con posterioridad, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión ha indicado, al igual que sucedía con la sentencia citada, que la representación deberá hacerse “de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.”

En consecuencia, las marcas olfativas presentan grandes dificultades al no encontrarse, a día de hoy, disponible una tecnología que permita una clasificación objetiva o aceptada de forma generalizada de los olores y tampoco hay una que permita su conservación o reproducción sin alteraciones y que se mantenga en unos rangos similares para diversas personas.

En la actualidad hay compañías trabajando en tecnologías aplicadas a la realidad virtual que permitan generar estímulos olfativos que, sin utilizar el olor en sí, permitan generar una respuesta fisiológica que haga al cuerpo reconocer ese aroma como tal.

Carlos Azcárate Revilla, Legal Counsel, Legal Army